Strategie internazionali per risparmiare sui costi brevettuali

La proprietà intellettuale, sebbene intangibile, è fondamentale per le aziende tecnologiche. Spesso le piccole aziende con un prezioso know-how interno si trovano ad affrontare una forte concorrenza internazionale, ma con risorse economiche limitate. Dando uno sguardo esperto al diritto dei brevetti degli Stati Uniti, questa serie di articoli – pubblicati da Da Vinci Partners LLC – presenta una serie di importanti strategie basate sul diritto brevettuale statunitense che possono farti risparmiare denaro, dandoti un vantaggio significativo rispetto alla concorrenza.

Un brevetto è un diritto esclusivo che viene concesso per un’invenzione, come un prodotto o un processo, a patto che questa consenta di fare qualcosa in un modo nuovo od offra una nuova soluzione tecnica a un problema più o meno noto. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), i Paesi Europei depositano molte domande di brevetto.   Prendendo ad esempio l’Italia, nel 2022 sono stati depositati più di 10000 domande di brevetto e si classifica undicesima a livello globale.

Le differenze tra la legge brevettuale italiana e quella degli Stati Uniti sono significative, e conoscerle significa poterle sfruttare a proprio vantaggio:

Tuttavia, le strategie brevettuali tipicamente impiegate da aziende o da inventori italiani non sempre portano ai migliori risultati strategici. Ciò è in parte dovuto al fatto che le società di brevetti in Italia, specializzate in diritto europeo, conoscono poco il diritto brevettuale degli Stati Uniti.

Ci sono ragioni convincenti per cui qualsiasi imprenditore, o inventore, dovrebbe prestare attenzione agli Stati Uniti e alla legge sui brevetti americani, quando pensa al proprio portafoglio di brevetti:

• Il mercato: gli Stati Uniti sono il più grande mercato interno per un’ampia gamma di prodotti e servizi, e di gran lunga il mercato di consumo più grande al mondo;
• Le dimensioni: un singolo brevetto statunitense copre un mercato di oltre 330 milioni di persone;
• La concorrenza: è molto probabile che, se un brevetto nel tuo portafoglio viene contestato, questo brevetto sia uno di quelli attivi negli Stati Uniti;
• I costi: un brevetto statunitense costa in genere la metà di un brevetto europeo convalidato nella maggior parte dei Paesi membri dell’UE, soprattutto considerando le dimensioni del mercato e il valore pro capite.

Ad esempio, sapevi che il deposito della tua domanda di brevetto in qualsiasi Paese al di fuori degli Stati Uniti preclude la possibilità di chiedere la “non pubblicazione” del brevetto negli Stati Uniti?

Negli USA è infatti possibile depositare un brevetto e chiedere che non venga pubblicato fino alla concessione.  Depositando o pubblicando la tua invenzione, in Stati diversi dagli USA, ti privi così dell’opzione di depositare un brevetto “sottomarino” valido per gli USA.  Perciò, in molte situazioni dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di tutelare la propria invenzione depositando la domanda di brevetto per prima negli Stati Uniti.

Non conoscere a fondo la legge americana sui brevetti potrebbe portare a passi falsi, che limitano le opzioni future o, peggio, privano l’inventore di preziosi diritti strategici o di brevetto negli USA. Questa vulnerabilità alla concorrenza americana è particolarmente preoccupante per le piccole e medie imprese, che, in Europa, rappresentano un inventore su cinque, e che più di altre entità necessitano di sviluppare una strategia brevettuale che riduca al minimo le spese e massimizzi i benefici.

Poche persone si rendono conto che la scelta del Paese in cui avviene la registrazione della prima domanda di brevetto può avere un impatto significativo sulle opzioni future. In genere, quando l’azienda/inventore è libero da vincoli normativi di sicurezza nazionale e quindi può scegliere dove depositare il proprio brevetto (anche al di fuori del proprio Paese di origine), è logico considerare fin da subito di depositare l’invenzione nel Paese di maggiore importanza commerciale, in base alle dimensioni del mercato, alla presenza di concorrenti o di potenziali licenziatari.

Per le aziende con sede negli Stati Uniti, la scelta, ovvia e naturale (nonché, un obbligo legale) è quella di depositare il brevetto per prima negli Stati Uniti. Ma che dire delle entità con sede in Europa? Ha senso depositare prima in Europa? Sì, i residenti italiani (così come i francesi) devono richiedere l’autorizzazione all’Ufficio Brevetti nazionale in modo da poter ottenere una licenza al deposito estero, ma si tratta di una procedura semplice, che non ritarda eccessivamente il deposito della domanda di brevetto, se questo è preparato correttamente. In tal modo è possibile avere un primo deposito in USA.

In una domanda di brevetto, è sempre necessario divulgare informazioni tecniche dettagliate sull’invenzione, sufficienti a consentire a una persona esperta del settore di realizzare e utilizzare l’invenzione, come requisito imprescindibile per ottenere un brevetto. Ciò significa che con il deposito di una domanda di brevetto si autorizza la pubblicazione di prezioso know-how, pubblicazione che solitamente avviene dopo 18 mesi dal primo deposito. Una volta che le informazioni tecniche vengono pubblicate, la protezione del segreto commerciale per questo know-how non è più possibile. Ma cosa succederebbe se potessi evitare la pubblicazione del tuo prezioso know-how e riservarti anche la possibilità di ottenere un brevetto?

In questa serie di articoli, esploreremo strategie di deposito, poco note, che riducono i costi e offrono importanti vantaggi strategici. Per cominciare, esamineremo perché depositare una domanda di brevetto prima in Italia, o in Europa, potrebbe ostacolare la tua capacità di mantenere la protezione del segreto commerciale per il tuo prezioso know-how. Viceversa, depositare una domanda di brevetto prima negli Stati Uniti potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno per garantire al meglio il successo della tua azienda sul mercato!

John Moetteli

Avvocato, Da Vinci Partners LLC