L’importanza del primo deposito negli USA
“Le idee non bastano. Bisogna farci qualcosa.”
Alfred North Whitehead
Quando si decide di proteggere i propri diritti riguardo ad un’invenzione con un brevetto, la scelta del primo Paese in cui depositare il proprio titolo è cruciale, ma spesso non ben ponderata. A seconda di dove viene effettuata la registrazione, si deve sottostare a delle specifiche scadenze e regole, tra cui quelle relative alla pubblicazione della domanda di brevetto.
In generale, si consiglia di depositare il brevetto nel Paese che prospetta le migliori possibilità in termini di mercato futuro o licenziatari più ben disposti oppure, al contrario, che presenta concorrenti più agguerriti.
Negli USA richiedenti un brevetto devono depositarlo, per legge, prima negli USA. Ma che dire delle entità con sede in Europa? Ha senso depositare prima negli USA? Quali vantaggi può portare? La decisione di dove depositare per prima le vostre domande di brevetto dovrebbe essere presa dopo un’attenta riflessione, alla luce dei vostri obiettivi di business e del potenziale commerciale dell’invenzione.
La maggior parte dei professionisti e molti avvocati specializzati in proprietà intellettuale che non hanno familiarità con la prassi statunitense ritengono che il segreto commerciale e i diritti di brevetto si escludano a vicenda. Questo perché, i diritti di brevetto e il segreto commerciale non sono tra loro compatibili nella maggior parte dei Paesi industrializzati del mondo: questo vale per Europa (Svizzera compresa), Cina, Giappone, Corea del Sud, India, Russia. In quasi tutti i Paesi del mondo, infatti, le domande di brevetto vengono pubblicate circa 18 mesi dopo la prima data di priorità rivendicata.
Gli Stati Uniti offrono, invece, un’alternativa e vedremo qui quattro validi motivi.
1. Mercato
Gli USA vantano una popolazione multietnica di più di 330 milioni di persone, e una popolazione di consumatori omogenea, molto più grande dei maggiori Paesi europei. Ma soprattutto la legge sui brevetti USA differisce ancora sostanzialmente da quella europea.
Depositare per prima negli Stati Uniti ha infatti senso dal punto di vista commerciale.
Gli USA hanno un sistema brevettuale sviluppato da più di 200 anni che, per molti versi, ha contribuito a plasmare le leggi sui brevetti di molti altri Paesi industrializzati. Inoltre, gli USA rimangono una forza dominante nel commercio internazionale, e se un inventore è costretto (ad esempio per vincoli di budget) a scegliere di depositare un unico brevetto da inserire nel proprio portafoglio, la maggior parte di questi sceglie di depositare un brevetto statunitense. Molte istituzioni europee, come istituti di ricerca e università, depositano infatti le loro domande di brevetto per prima, o solo, negli Stati Uniti, anche per beneficiare dei ridotti costi associati.
2. Rapporto costi e benefici
I diritti di brevetto statunitensi sono probabilmente gli strumenti più flessibili e potenti per monetizzare un’invenzione, in particolare quando un potenziale licenziatario o contraffattore risiede negli USA. I costi associati sono anche ridotti negli USA.
“Un brevetto statunitense può costare anche solo un quinto di un brevetto (pan-) europeo. Pertanto, per un’azienda con una strategia di guadagno dalla (vendita della) proprietà intellettuale, ha senso depositare un brevetto e concedere una licenza solo negli USA, ad eccezione dei blockbuster”.
“Patents, Innovation and Economic Performance, OECD Conference Proceedings“, 14 ottobre 2004)
3. Lingua
Una domanda di brevetto, redatta dapprima in lingua inglese, può essere poi estesa come brevetto Europeo – poiché l’inglese è una delle lingue ufficiali dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) – e arrivare alla concessione senza la necessità di depositare una ulteriore traduzione per attivare la protezione nei Paesi aderenti all’Accordo di Londra. E’ il caso di Germania, Svizzera e Liechtenstein, Francia, Regno Unito, Irlanda, Belgio, Lussemburgo e Monaco, per i quali i diritti di esclusiva sono immediatamente riconosciuti con la concessione del brevetto europeo. Questo evita ulteriori costi ed eventuali errori o perdite di significato dovute alla traduzione.
L’inglese, che è la lingua in cui verrà pubblicato il brevetto statunitense, è la lingua dell’informatica, della tecnologia dell’informazione, degli affari e del diritto, nonché la lingua madre o principale di molte delle nazioni più industrializzate o in crescita del mondo, come Regno Unito, India, Irlanda, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Singapore, oltre chiaramente agli USA.
4. Pubblicazione differita
Solo negli Stati Uniti è possibile evitare la pubblicazione di una domanda di brevetto fino alla concessione del titolo.
Non è infatti sempre vero che non sia possibile riservare a lungo termine, e contemporaneamente, i diritti di brevetto e i diritti di segreto commerciale.
Di conseguenza, coloro che utilizzano un procedimento tenuto segreto non devono rinunciare alla protezione del segreto commerciale finché non sono convinti che la protezione brevettuale ottenuta negli Stati Uniti possa proteggerli in modo più efficace del semplice mantenimento della segretezza della tecnologia. Fortunatamente, l’Ufficio Europeo dei Brevetti, e gli uffici brevetti di quasi tutti i Paesi industrializzati del mondo, considerano il deposito di un brevetto statunitense come un valido deposito di priorità. Ciò significa che, se il deposito negli USA non è completamente vietato per motivi di sicurezza nazionale (situazione molto rara), il deposito statunitense offre tutti i vantaggi di priorità che può offrire un deposito italiano o europeo.
Naturalmente, continuano ancora ad applicarsi le norme della Convenzione di Parigi, che impone che il deposito del secondo brevetto sia effettuato entro un anno dal deposito del primo titolo, al fine di poterne rivendicare la priorità. In altre parole, un residente europeo che deposita per prima una domanda di brevetto negli Stati Uniti (domanda di brevetto USA) ha la possibilità di differire la pubblicazione, ma può comunque depositare entro un anno una domanda di brevetto europeo, rivendicando la priorità della domanda di brevetto US, conservando così pienamente i propri diritti al brevetto EP, proprio come se avesse depositato per prima nel proprio Paese di origine.
A meno che il mercato statunitense sia poco interessante per voi, il vantaggio di far eseguire la ricerca di prior art all’EPO (o ad un altro ufficio brevetti nazionale) solitamente non supera il vantaggio di depositare per prima negli USA perché, ancora una volta, se depositate per prima in un luogo diverso dagli Stati Uniti, perdete l’opportunità di mantenere, allo stesso tempo, i vostri diritti di segreto commerciale e i vostri diritti di brevetto statunitense. In ogni caso, è sempre possibile commissionare una ricerca brevettuale effettuata da una parte terza, indipendente, i cui risultati possono essere mantenuti segreti (anche se devono essere obbligatoriamente allegati al brevetto US in corso di registrazione).
Se hai delle domande, non esitare a contattare Da Vinci Partners LLC.
Avvocato, Da Vinci Partners LLC