La scelta del marchio: alcuni primi consigli
Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti e i servizi di un’azienda da quelli di un’altra impresa, risultando così un elemento fondamentale per garantire visibilità e riconoscibilità agli occhi dei consumatori.
Questo processo di comunicazione e informazione, che rischia di generare confusione in caso di presenza di marchi simili per prodotti o servizi identici o affini e di essere equivoco, se non appositamente tutelato, in primis tramite la registrazione del marchio stesso.
Non sussiste un obbligo di registrazione del marchio (i marchi non registrati vengono definiti marchi di fatto); tuttavia, le conseguenze per la mancata registrazione potrebbero risultare particolarmente gravose, sino alla perdita di utilizzo del marchio e alla condanna al pagamento di una somma risarcitoria per i danni causati al titolare del marchio violato, incluso l’eventuale danno all’immagine e la perdita economica derivante dagli investimenti sostenuti per la creazione del marchio opposto.
Per garantire al marchio (e al suo proprietario) una tutela effettiva ed esclusiva ed una semplificazione probatoria in caso di contestazioni, risulta pertanto fondamentale la registrazione.
Secondo l’art 7 del del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale (di seguito, anche solo “c.p.i,”), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e, in base agli elementi li costituiscono, i marchi registrabili si distinguono in denominativi (costituiti solo da parole), figurativi (consistenti in una figura o una riproduzione di oggetti reali o di fantasia) e misti ( creati dalla combinazione di parole e figure).
Considerazioni da fare quando si registra un marchio.
Quando si sceglie un marchio, non bisogna cadere nella tentazione di adottare un marchio descrittivo, ovvero un segno distintivo che coincida con il prodotto / servizio realizzato o distribuito o che ne illustri le sue caratteristiche intrinseche.
L’art 13 c.p.i dispone, infatti, che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni privi di carattere distintivo e, in particolare, quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche dello stesso. Un marchio descrittivo impedirebbe, infatti, ad altre società del settore di utilizzare tali termini per descrivere i propri prodotti o servizi.
Nel caso in cui si volesse adottare comunque un termine descrittivo, si consiglia di includere nel segno un logo distintivo e/o di utilizzare il termine prescelto insieme ad un segno distintivo; anche se spesso marchi di questo tipo vengono ritenuti “deboli” perché dotati di minor originalità, e saranno tutelati solamente nell’ipotesi di loro sostanziale riproduzione e di imitazione molto prossima.
Una questione dibattuta risulta poi quella dei marchi costituiti da acronimi. I marchi formati dalle iniziali di altre parole possono essere facilmente confondibili e incontrano più problemi per quanto riguarda la loro tutela; anche se marchi di questo tipo sono più facili da riconoscere e da memorizzare, come risulta dalla presenza di diversi acronimi che sono diventati marchi forti di grande successo (es: KFC, DHL, BBC, D&G…).
I diritti ottenuti dalla registrazione sottostanno al principio di territorialità; ciò significa che il marchio nazionale attribuiste il diritto all’uso esclusivo del segno registrato nel territorio dello stato in cui è concesso (il marchio europeo ha efficacia in tutta l’Unione Europea).
In entrambi le situazioni è consigliabile, prima di registrare il marchio di interesse, eseguire un’accurata ricerca di anteriorità, anche nelle banche dati disponibili, per verificare se sul mercato non sussistano già marchi simili.
Per quanto risulti possibile farlo, è consigliabile pensare attentamente quale e come sia il marchio che si desideri registrare e, una volta individuata una rosa di nomi papabili, confrontarsi con un legale o consulente marchi esperto in marchi perché possa l’efficacia del segno e condurre ricerche volte a individuare marchi potenzialmente pericolosi o che potrebbero entrare in conflitto con quello prescelto.
Una volta stabilito il marchio è opportuno che venga poi registrato, meglio se sempre con l’aiuto di un legale o consulente specializzato per i paesi in cui si vuole estendere l’attività o si ha in animo di farlo in un futuro prossimo.
BIPART studio legale