Gli Usa tengono la bocca chiusa in materia di brevetti

Poche aziende con sede in Europa sono consapevoli del fatto che, laddove consentito dalla legislazione nazionale, depositare prima le domande di brevetto negli USA può essere, in alcune circostanze, la migliore strategia di deposito.

Se state leggendo questa serie di articoli, probabilmente lavorate, o siete consulenti, in materia di proprietà intellettuale per un’azienda o per un’istituzione con sede in Europa. Nel tentativo di colmare un’asimmetria informativa e mettervi così nelle stesse condizioni della concorrenza americana, questi articoli hanno lo scopo di informare le aziende e le istituzioni come la vostra, su ciò che il vostro concorrente con sede negli USA non vorrebbe che voi sapeste in tema di diritto brevettuale USA.

Ecco 4 aspetti peculiari del sistema brevettuale statunitense da considerare.

Se si deposita una domanda di brevetto negli USA, ad esempio come deposito di priorità, per la quale si desidera differire la pubblicazione, in modo da mantenerla segreta fino alla concessione, è possibile depositare successivamente una domanda di brevetto in Paesi diversi dagli Stati Uniti, continuando a mantenere segreti alcuni contenuti della domanda statunitense. Ciò è possibile se si prepara una versione della domanda di brevetto redatta esclusivamente per il deposito in Paesi esteri. Si presenterà poi questa versione all’ufficio brevetti statunitense per la pubblicazione della domanda di brevetto negli USA, chiarendo anche che solo tale versione verrà depositata al di fuori degli Stati Uniti. In questo modo è possibile continuare a mantenere parte delle informazioni tecniche contenute nella domanda di brevetto come segreto industriale.
Se il richiedente lo desidera, ad esempio se si vuole mantenere la segretezza di alcune informazioni il più a lungo possibile, una domanda di brevetto statunitense può rimanere in sospeso fino a 20 anni dal suo deposito, a condizione che vengano pagate le successive richieste di prosecuzione dell’esame. Questo non è assolutamente possibile in Europa!

Se si deposita negli USA una domanda di brevetto con anche una richiesta di pubblicazione differita, è possibile impedire che altri sappiano del vostro deposito di brevetto per molti anni.

Il diritto brevettuale USA consente un certo livello di generalizzazione nelle rivendicazioni (claims) del brevetto, a differenza di ciò che è consentito in Europa. La legge statunitense permette, inoltre, di selezionare alcuni elementi e aspetti dell’invenzione descritti nella domanda di brevetto e di combinarli, con una certa libertà, in una nuova rivendicazione; anche questo tipo di emendamenti non sono possibili in Europa, negli stessi termini in cui vengono concessi negli Stati Uniti.
A differenza dell’Europa, la legge brevettuale statunitense consente di modificare la domanda di brevetto sostanzialmente in qualsiasi momento. Altro aspetto molto importante, queste modifiche possono essere completamente diverse, più ampie o più mirate, senza la necessità di depositare una nuova domanda di brevetto o una divisionale. Negli Stati Uniti, le modifiche che si possono apportare alla domanda di brevetto devono rientrare solamente in una ragionevole interpretazione del significato della descrizione dell’invenzione così come è stata depositata, tenendo in considerazione la prior art.

In sintesi, depositando per prima negli USA, potrete conservare il diritto di mantenere segreta almeno una parte del vostro know-how, riservandovi anche la possibilità di ottenere tutela brevettuale negli USA. Allo stesso tempo, rimarrà sempre possibile perseguire la tutela brevettuale per ciò che siete disposti a pubblicare anche al di fuori degli USA.