Come ridurre al minimo i costi legali quando si considera un brevetto

La legge statunitense prevede che solo un processo, una macchina o una composizione chimica che siano nuovi e utili, o un loro miglioramento, possa beneficiare della protezione brevettuale. L’invenzione deve quindi essere almeno “new” (cioè nuova) e “useful” (cioè utile). Per stabilire se la tua invenzione soddisfa questi requisiti è necessaria un’analisi dettagliata che è meglio che venga effettuata da un consulente specializzato in brevetti. Questo però contribuisce a far aumentare i costi dei brevetti, che possono anche essere significativi, e spesso rappresentano un ostacolo per i piccoli inventori e le startup quando cercano di proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale.

Se invece si adottano già nelle prime fasi delle azioni strategiche quando si interagisce con il proprio consulente in brevetti, è possibile valutare meglio la propria invenzione e ridurre al minimo i costi associati alla brevettazione. Le raccomandazioni fornite in questo articolo sono valide per tutti, ma si concentrano principalmente sullo scenario statunitense, questo perché, per certi aspetti, la legge statunitense fornisce alcuni vantaggi strategici ai piccoli inventori (si veda “Da Vinci ™ Filing Strategies to Postpone Costs and Preserve Trade Secret Protection while Reserving Important Patent Rights“).

1. Fai una ricerca di mercato

Per prima cosa dovresti fare una ricerca di mercato approfondita. In questo modo è possibile stabilire se la tua invenzione è davvero nuova e se valga il tempo e il denaro che vuoi investirci. Le fonti prontamente disponibili di informazioni tecnologiche e di mercato sono accessibili, ad esempio, con un’approfondita ricerca su internet, ma anche attraverso fiere di settore o contatti diretti di rivenditori, distributori e produttori locali. Puoi raccogliere altre informazioni, ad esempio, dal Thomas Register che riporta i dati di produttori a livello nazionale e internazionale, l’Annual Survey of Manufacturers che individua i dati di vendita nazionali per tipologia di prodotto, e, ancora, attraverso i cataloghi e gli opuscoli dei rivenditori o dei fornitori che vendono prodotti simili alla tua invenzione (dove spesso puoi anche trovare i numeri di brevetto che puoi utilizzare come punto di partenza per la tua successiva indagine sui brevetti, come spiegato al punto 2).

È interessante notare come una telefonata al distributore locale di prodotti simili alla tua invenzione può essere una miniera d’oro di informazioni. Se mostri il tuo interesse ad acquistare il prodotto del rivenditore (che potenzialmente risolve lo stesso problema che la tua invenzione risolve), un venditore esperto e orientato al servizio sarà in grado di indicarti quali prodotti sono attualmente disponibili. Se sei un potenziale acquirente, il venditore sarà lieto di fornirti brochure ricche di informazioni e dettagli, che possono aiutarti ad acquisire conoscenza e consapevolezza del settore in cui ti stai iniziando a muovere.

2. Esegui una ricerca brevettuale preliminare

Sfortunatamente, controllare le riviste, effettuare ricerche di mercato e curiosare nei negozi di un centro commerciale non riducono la probabilità che qualcun altro abbia già brevettato la tua invenzione. Tuttavia, se a queste attività è affiancata una ricerca preliminare sui brevetti, ciò ti consentirà di ridurre i rischi e di investire successivamente e con maggiore sicurezza i tuoi soldi in una ulteriore ricerca brevettuale professionale, a cui solitamente è associata la valutazione di un consulente brevetti, che può chiarirti il panorama di riferimento in cui ti muovi.

Il vantaggio principale nell’eseguire da soli una ricerca brevettuale è il risparmio di denaro in modo da potersi permettere di perseguire la propria invenzione, a volte come hobby. Gli inventori di successo inventano costantemente: hanno preso un impegno a lungo termine in tal senso. Il problema però è che questo è un hobby costoso. Puoi quindi aumentare significativamente le tue probabilità di successo vagliando personalmente le invenzioni attraverso l’esecuzione di una ricerca brevettuale preliminare, con il vantaggio ulteriore di riuscire a contenere i costi. Se lo farai, farai un favore anche al professionista dei brevetti. Non conosco nessun avvocato specializzato in brevetti a cui piaccia portare cattive notizie, tanto meno quando le cattive notizie arrivano con un prezzo di oltre 1000 euro!

Per iniziare la tua ricerca brevettuale, vai sul sito web dell’USPTO e non desistere immediatamente quando trovi un brevetto molto simile alla tua invenzione. Come strategia di ricerca, quando pensi di aver trovato tutti i brevetti pertinenti, prendi il brevetto più simile e guarda la sua sezione “Riferimenti citati”. La Divisione Pubblicazioni dell’Ufficio Brevetti e Marchi Statunitense colloca questa sezione sulla prima pagina del brevetto ed elenca tutti i brevetti che l’esaminatore, o il richiedente, hanno citato durante il deposito della domanda di brevetto in USA. Ora considera i brevetti più rilevanti ed esaminali attentamente. Se hai già trovato la maggior parte dei brevetti pertinenti al tuo caso nell’elenco “Riferimenti citati”, probabilmente hai fatto un buon lavoro con la ricerca. D’altra parte, se scopri di non essere riuscito ad individuare dei brevetti significativi, probabilmente dovrai ricominciare la tua ricerca.

Quando non eseguire una ricerca di indagine sui brevetti? Questo può essere il caso in cui hai familiarità con il campo tecnologico dell’invenzione, il settore tecnico ha meno di due o tre anni e non ci sono prodotti simili attualmente sul mercato. Ciò può giustificare il fatto che non si effettui una ricerca brevettuale, neanche da parte del consulente in brevetti. Tuttavia, stai ancora correndo un rischio – come sempre  – ma il rischio potrebbe essere abbastanza ridotto e tale da giustificare di andare avanti con il deposito di una domanda di brevetto per la tua invenzione.

Una ricerca brevettuale è comunque solo questo: una ricerca di brevetti. Pertanto, nonostante il fatto che i risultati di una ricerca brevettuale possano indicare che la tua invenzione è brevettabile, l’invenzione sarà comunque non brevettabile se qualcuno ha già messo in vendita la stessa invenzione, ha pubblicato un articolo sull’invenzione o l’ha divulgata pubblicamente prima del deposito della tua domanda di brevetto. Purtroppo, solo perché qualcun altro non ha cercato di brevettare una certa invenzione, questo non ti garantisce il diritto di brevettare la stessa invenzione. Perciò è importante effettuare anche le ricerche di mercato descritte nel punto 1, oltre alle indagini brevettuali.

3. Fornisci al consulente in brevetti una bozza della domanda di brevetto

Se i risultati della ricerca producono brevetti simili, ma non identici, alla tua invenzione, puoi utilizzare uno o più esempi come guida nella preparazione della domanda di brevetto. La tua bozza dovrebbe contenere la descrizione di tutte le configurazioni pratiche che immagini che la tua invenzione possa assumere.

Una volta consegnata al consulente in brevetti la bozza della domanda di brevetto, è necessario chiedergli di non preparare o presentare disegni formali con la domanda, così da ridurre ulteriormente i costi. Ai fini del deposito, infatti, l’Ufficio Brevetti Statunitense accetta anche disegni informali (cioè schizzi). L’Ufficio Brevetti Statunitense non richiede disegni formali e puliti fintanto che non ha stabilito che la tua invenzione merita protezione brevettuale.

4. Preparati per il primo incontro con il tuo consulente brevettuale

Anche se il primo incontro con il tuo consulente in brevetti può essere gratuito, spetta a te renderlo produttivo, in modo che sia più di una semplice presentazione personale. A tal fine, ti consiglio di:

1. fornire al consulente brevettuale – prima del vostro incontro  – i risultati della tua ricerca di mercato e sui brevetti,
2. compilare un modulo “Divulgazione dell’invenzione all’avvocato” (spesso indicata con il termine inglese “Invention Disclosure” disponibile anche sul nostro sito) per consegnarlo all’avvocato/mandatario durante il tuo primo incontro. L’Invention Disclosure riporta alcune domande che il consulente in brevetti pone in genere al primo incontro. Anticipare queste domande, sfruttando il modulo indicato, consente di aumentare la produttività della riunione. Puoi prendere in considerazione l’idea di inviarlo al professionista con largo anticipo rispetto all’incontro, a cui aggiungere un messaggio di cortesia per apprezzare il fatto che il primo incontro è gratuito.

Se il professionista ha esaminato le informazioni che gli hai fornito in anticipo, avrai sicuramente un incontro più produttivo e senza costi aggiuntivi. Inoltre, la sua revisione delle informazioni prima dell’incontro indica che il professionista attribuisce un valore significativo anche al tuo tempo. Questa è un’indicazione importante del fatto che il consulente creda che il suo ruolo sia quello di servire te, l’inventore, e non viceversa.

5. Puoi sempre preparare e seguire personalmente la domanda di brevetto

A breve termine, il modo meno costoso per preparare e depositare una domanda di brevetto è che tu lo faccia da solo. Tuttavia, è probabile che i risparmi sui costi di oggi diventino le spese di domani. L’Ufficio Brevetti Statunitense sostiene che “è possibile per un profano preparare e seguire con successo una domanda di brevetto, ma la complessità delle leggi, dei regolamenti e dei requisiti formali per la domanda sono spesso fraintesi o mal interpretati da persone che non hanno familiarità con i processi inerenti ad un brevetto. I malintesi o le interpretazioni errate spesso portano a errori che sono costosi, se non impossibili da correggere”.

Se non potessi assolutamente permetterti di assumere un consulente in brevetti, la tua unica scelta potrebbe essere quella di preparare e depositare la domanda da solo. In questo caso, ti consiglio vivamente di acquistare almeno uno dei libri di riferimento pubblicato di recente e scritto da un consulente in brevetti, così da familiarizzare con l’argomento. Sono disponibili anche strumenti software per la redazione di brevetti che, rispetto al tempo di un consulente in brevetti, sono molto economici, anche se possono portare con sé alcuni i rischi oltre alle opportunità.

Se hai altre domande, non esitare a contattare Da Vinci Partners LLC.

John Moetteli

Avvocato, Da Vinci Partners LLC